[오성환의 특허분쟁 설명서] 간접침해 규정 반드시 검토해야

간접침해란 직접침해는 아니지만 침해의 전단계다. 침해 개연성이 높은 일정 행위를 특허권 침해로 보는 규율이다. 특허침해로 이어질 개연성 높은 예비적 행위나 특허발명의 구성부품만을 업으로 판매해 최종 조립에 의한 특허침해를 유도하는 행위다. 특허법 제127조 간접침해 규정의 취지는 예외적으로 일부 구성만 제조·판매해도 구매자가 직접 침해 할 개연성이 극히 높은 경우 이를 방치하면 특허권 보호가 전혀 안 된다.

∙간접침해의 예

① 특허가 물건 발명인 경우
ⅰ) 피스톤에 특징이 있는 엔진 발명에 특허가 있는 경우 그 엔진에만 사용하는 부품으로써의 피스톤을 업으로 제조·판매하는 행위는 엔진 특허권 간접침해로 간주된다. 단 그 피스톤이 다른 엔진에도 사용되는 것일 때는 피스톤이 그 물건의 생산에만 사용하는 것이 아니므로 특허권 침해로 간주되지 않는다.

ⅱ) 텔레비전 수상기 완성품에 특허가 있고 수상기 조립에만 필요한 일정한 물건을 세트로 판매하는 경우 이 조립세트가 텔레비전 자체는 아니므로 특허권 침해라고 할 수 없다. 그러나 조립세트가 해당 텔레비전의 완성품에 대한 특허권을 침해할 것으로 예상돼 간접침해로 금지하는 것이다.

② 특허가 방법 발명인 경우
살충제 DDT로 살충하는 방법 발명이 특허돼 있는 경우 DDT가 살충 방법에만 사용될 때는 DDT를 업으로 제조·판매하는 행위는 그 방법에 대한 특허권을 간접침해하게 된다. 단 DDT가 살충제 이외의 용도(예컨대 염료의 제조 원료로써의 용도)가 있을 때는 DDT가 살충방법에만 쓰이는 것은 아니므로 DDT를 제조 또는 판매해도 특허권을 침해했다고 간주되지 않는다.

특허법 제127조는 특허 침해 행위로 ①특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 ②특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정한다.

이를 토대로 간접침해요건을 정리하면 ①특허권이 유효하게 존재할 것 ②타 용도가 없을 것(핵심 요건) ③정당한 권원이 없을 것 ④업으로서의 실시일 것 등이다.

특허권에는 대표적으로 두 가지 이론이 있다. 직접침해가 있어야 간접침해가 인정된다는 ‘종속설‘과 직접침해와 별도로 간접침해 요건만 갖추면 된다는 ‘독립설‘이다. 간접침해는 특허권 보호를 두텁게 하기 위한 것이라는 점에서 독립설이 타당하다. 특허법 제127조는 일정요건에 해당하면 간접침해가 성립되는 것으로 간주한다. 또한 직접침해를 요구하고 있지 않아 독립설을 채택하는 입장으로 보인다.

특허법은 간접침해 규정으로 특허권자를 두텁게 보호하려 한다. 하지만 타 용도가 없는 부품을 찾기는 물론 입증도 어려워 실질적인 간접침해 인정은 거의 불가능하다.

따라서 제조 부품이 추후 특허발명 침해품이 될 개연성이 있다면,미리 출원단계에서 각 부품에 대해 따로 출원해 특허권을 얻고 개별적으로 보호해 둬야 한다.

물론 각 부품 특허를 받으려면 특허요건을 각각 만족해야 한다. 그러나 실질적으로 특허성이 있는 경우는 많지 않을 것이다.

산업이 발전하면서 특허를 직접 침해하지 않고 특허가치를 훼손하는 다양한 방법이 등장하고 있다. 현재 간접침해 범위가 ‘전용물’에 한정되지만 산업에서 특허 구성이 전용물인 경우는 거의 존재하지 않아 간접침해 인정이 어렵다.

특허법은 간접침해 조항이 확대돼야 한다. 다른 주요국과 비교할 때 우리나라 간접침해 범위가 가장 협소해 특허권 보호가 미흡하기 때문이다.